隨著商業(yè)環(huán)境的競爭愈來愈激烈，近年來愈來愈多中國廠商在研發(fā)上投注更多資源，同時也對研發(fā)所產(chǎn)生的成果申請專利。由于美國是世界最大的市場，也是中國的主要出口國，且相較于其它先進國家其專利申請費用也較為便宜，因此中國的廠商對美國專利的申請也一直都相當(dāng)熱衷。
因此，為了讓美國專利能有效地帶給申請人最大長期利益，擬定專利申請的策略和掌握有效的專利申請訣竅便有其價值存在。本文是以美國專利為對象，講述專利申請時可運用的一些訣竅。
一、美國的臨時申請案(Provisional Application)能給你什么好處？
于提出臨時申請案的12個月內(nèi)，如果技術(shù)公開內(nèi)容是相同的，申請人所另外提出的正式申請案(non-provisional application)可主張臨時申請案的優(yōu)先權(quán)，故實質(zhì)上可將正式申請案的專利到期日延后一年。由于臨時申請案的成本較便宜，當(dāng)申請人有經(jīng)費上考慮時，建議可先申請臨時申請案，并在12個月內(nèi)籌備充足的資金，再進行正式申請案的申請。由于一件正式申請案可同時主張多篇臨時申請案的優(yōu)先權(quán)，故若發(fā)明人目前只有初步的構(gòu)想，可利用最早之臨時申請案所爭取到的12個月的時間做更深入的研究，當(dāng)一有新的構(gòu)想時就遞交新的臨時申請案，當(dāng)整體來看較完備時再遞交正式申請案，并同時主張全部臨時申請案的優(yōu)先權(quán)，以使正式申請案之專利說明書的內(nèi)容更加完善。
另外，在美國聯(lián)邦巡回法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），針對IN RE BILSKI案做出了判決后，使部分方法相關(guān)之專利受到威脅，不少之前能夠獲得專利之方法發(fā)明（例如：關(guān)于計算機軟件、算法運用與商業(yè)方法的專利），也因為該判例而于近日悉數(shù)遭美國專利與商標(biāo)局（USPTO）駁回。目前，此案已上訴到美國聯(lián)邦最高法院。在等待美國聯(lián)邦最高法院作出判決前，申請人可先申請臨時申請案。這樣一來，申請人可以較少的費用取得發(fā)明日期，當(dāng)日后若美國最高法院判決對于35 USC 101方法發(fā)明之專利適格標(biāo)的（patent-eligible subject matter）認(rèn)定之條件恢復(fù)為較寬松之標(biāo)準(zhǔn)時，便得以在臨時申請案申請日起算12個月內(nèi)另提出正式申請案。
此外，有些發(fā)明在申請時當(dāng)下看來或許沒什么價值，然而它們有可能就像美酒一樣，時間過愈久愈香，云計算就是一個很好的例子。在5年前云計算商機并還沒成熟，但是今日和未來來看，這樣的發(fā)明于較晚的時間點獲得專利，則其價值恐怕會比在較早的時間點獲得專利還要高。因此，若能善用臨時申請案所提供的12個月的優(yōu)先權(quán)期間，這類的發(fā)明便能于較晚的時間點取得專利。
而且，若臨時申請案于12個月內(nèi)未被據(jù)以主優(yōu)先權(quán)，則此臨時申請案將被廢棄，但其內(nèi)容也不會被公開。這樣一來，發(fā)明人便可爭取到最長12個月的時間，以決定他的發(fā)明是要以專利作保護較好呢或是以營業(yè)秘密的方式作保護較佳。
二、與審查員面審(Examiner Interview)的妙用
在中國，當(dāng)申請人接到美國USPTO審查員的審查意見時，一般大多會選擇用書面的方式進行答辯。根據(jù)經(jīng)驗，會選擇使用面審的方式與審查員進行溝通的申請案相對少很多。探究其原因，不外乎是覺得需要多花一筆錢，或者對面審的好處不甚了解。
通過面審，申請人或代理人是經(jīng)由電話或面對面與審查員進行溝通，通過一來一往的實時互動，爭點較易獲得澄清，從而較快拿到專利。否則，僅以書面進行答辯將無法達到實時互動的功效，且每一個人對于文字與句子的理解多多少少有些不同，這可能造成申請人與審查員之間的溝通不良，而須反復(fù)來回答辯多次，所以整體看來反而徒增金錢上的花費與時間成本。
有時，美國USPTO審查員可能對于正在審查的專利之技術(shù)了解并不深入，通過面審可提供一個說明的機會，使其更加明白申請案與引證案之間的不同點的復(fù)雜細(xì)節(jié)，進而核準(zhǔn)申請案。另外，與較資淺(junior)的審查員進行面審時，該審查員的上級(supervisor)也常一同參加，這樣較資淺審查員所犯的些錯誤便有較大的機會被糾正。
而且，通過面審中一來一往的過程，更可以使申請人快速掌握到審查員的對此申請案所持的態(tài)度與其底限。根據(jù)經(jīng)驗，有部分審查員會在面審中指示申請人要如何修改才比較有機會取得專利。而且，在面審的過程中，若發(fā)現(xiàn)審查員對于不準(zhǔn)許此專利的態(tài)度是相當(dāng)堅定時，則申請人便可選擇提出pre-appeal或appeal 而無須再與此審查員進行后續(xù)的答辯。
在USPTO新的局長上任后，實施新的點數(shù)制度，現(xiàn)在審查員進行面審會得到一小時的點數(shù)，這樣使審查員更愿意在發(fā)出Office Action后接受申請人的面審申請（包括Final Office Action）4。如此一來，申請人便可通過面審來觀察審查員對此案所持的態(tài)度，進而決定接下來要進行的程序（例如：RCE、Pre-appeal或appeal）。此外，根據(jù)經(jīng)驗，有時審查員在面審時發(fā)現(xiàn)申請人所述有理，便會直接答應(yīng)核準(zhǔn)專利，這樣便可省去之后提出RCE或Pre-appeal的費用。
綜上所述，由于相較于書面審查面審具有極高的互動性，故可方便申請人和審查員快速厘清爭點，并方便后續(xù)程序的進行。因此，雖然面審或許會使申請人多出另一筆費用，但反而能使專利申請的整體費用降低。
三、善用Pre-appeal brief conference
在2005年7月前，若接到審查員的Final Office Action，而申請人又不想將申請案放棄，則可有以下三種選擇：
1. 提出Request for Continued Examination（以下稱RCE）
2. 提出appeal
3. 提出Continuation
然而，在2005年7月后，申請人有了另外一種選擇，即：提出Pre-appeal brief conference。根據(jù)USPTO的官方文件5，此方案是在申請人提出appeal brief前由官方對審查員的審查意見進行核校(review)，當(dāng)審查小組(the panel)發(fā)現(xiàn)申請案并不需要提出appeal，則便可幫助申請人省去準(zhǔn)備appeal brief的時間與花費。
根據(jù)規(guī)定，USPTO必須在接到Pre-appeal brief conference的請求之后45天內(nèi)做出決定，其可能做出的決定有下列四種：
1. 該申請案繼續(xù)進行訴愿程序(Application remains under appeal)
2. 重啟爭議程序(Prosecution is reopened)
3. 核準(zhǔn)該申請案(Application is allowed)
4. 此pre-appeal的請求有違反規(guī)定的地方，故該請求不予考慮(Request is noncompliant and is dismissed)
由于USPTO必須在接到Pre-appeal brief conference的請求之后的45天做出決定，故可幫助申請人節(jié)省時間。而且，Pre-appeal brief conference中的審查小組是由三個人所構(gòu)成，故相較于RCE，原審查委員的偏見較容易得到糾正。另外，根據(jù)經(jīng)驗，即使審查小組的決定是重啟爭議程序，有可能在爭議程序重啟之后直接核準(zhǔn)申請案。
提出Pre-appeal brief conference的請求不需要官費，但仍需同時繳交Notice of Appeal的費用。另外，提出Pre-appeal brief conference的請求時，無法對說明書或?qū)＠秶餍薷摹?SPAN lang=EN-US>
四、專利上訴與爭議委員會的案例要多看
一般專利從業(yè)人員除了會注意美國聯(lián)邦巡回法院(CAFC)的判例外，也會自修MPEP的內(nèi)容，尤其是Chapter 2100，即關(guān)于patentability的部分。但是，根據(jù)筆者的經(jīng)驗，專利上訴與爭議委員會(Board of Patent Appeals and Interferences)的案例內(nèi)容也是相當(dāng)有參考價值地，值得花時間進行研讀。
五、IDS的呈報要留意
根據(jù)美國
六、結(jié)論
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