要為應(yīng)對(duì)美國(guó)專利法之變做好準(zhǔn)備
發(fā)布于2013-04-08
在過(guò)去的一段時(shí)間里，美國(guó)專利律師之間討論最多的話題無(wú)疑是《美國(guó)發(fā)明法案》，因?yàn)樵撔拚ò复砹俗?952年專利法案以來(lái)的50多年內(nèi)最具影響力的專利改革。自美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬于2011年9月16日簽署該法案以來(lái)，美國(guó)的專利律師就一直忙于了解這項(xiàng)新法案，分析其影響，并考慮如何應(yīng)對(duì)美國(guó)專利法發(fā)生的巨大變化。
美國(guó)專利法改革背后有兩大主要?jiǎng)恿Γ阂皇敲绹?guó)存在著大量專利申請(qǐng)積壓，二是提供在比美國(guó)地區(qū)法院訴訟成本更低的環(huán)境下“測(cè)試”已授權(quán)的美國(guó)專利的機(jī)會(huì)。改革的目的在于激發(fā)創(chuàng)新活力和促進(jìn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，在這樣的背景下，該法案代表了美國(guó)專利體系最具影響力的改革。
該法案篇幅很長(zhǎng)且內(nèi)容復(fù)雜，因此本文著眼于該法案的重要性和影響，僅涉及與中國(guó)企業(yè)具有利害關(guān)系的關(guān)鍵問(wèn)題。
“先發(fā)明制”變?yōu)椤跋壬暾?qǐng)制”
中國(guó)企業(yè)應(yīng)關(guān)注3項(xiàng)重大變化。首先，該法案使美國(guó)專利體制從“先發(fā)明制”轉(zhuǎn)變?yōu)?“發(fā)明人先申請(qǐng)制”；其次，該法案擴(kuò)大了技術(shù)范圍，并要求絕對(duì)的新穎性；第三，該法案修改并擴(kuò)充了異議程序。例如，該法案保留現(xiàn)有單方重新審查程序，新增第三方重新領(lǐng)證提交程序，擴(kuò)展雙方重新審查程序并將其更名為雙方復(fù)審程序，此外，還新增專利權(quán)授予后的復(fù)審程序。這些改革將為美國(guó)專利法帶來(lái)翻天覆地的變化，并減小美國(guó)專利法與中國(guó)以及世界其他國(guó)家和地區(qū)專利法的差異。
“發(fā)明人先申請(qǐng)制”將自2013年3月16日起開(kāi)始生效。該法案完全取代判定專利權(quán)事件的美國(guó)專利法主要部分（35 U.S.C. 第 102），并且確定只有兩類在先技術(shù)。第102（a)（1）條規(guī)定的在先技術(shù)包括來(lái)自世界上任何地方的標(biāo)注日期先于專利有效申請(qǐng)日期的任何“印刷出版物、公開(kāi)使用、銷售或向公眾提供的其他材料”。因此，在中國(guó)的公開(kāi)使用將成為美國(guó)專利的在先技術(shù)。第102（a)（2）條規(guī)定的在先技術(shù)包括美國(guó)專利或者專利申請(qǐng)為以下三種情況：已授權(quán)、已公開(kāi)或者被視為已公開(kāi)；至少有一名發(fā)明者不同于存在質(zhì)疑專利主張的發(fā)明者；其有效申請(qǐng)日期先于存在質(zhì)疑專利主張的申請(qǐng)日。因此，在美國(guó)以外申請(qǐng)的專利自其最早申請(qǐng)日期開(kāi)始（早于當(dāng)前美國(guó)專利法所允許的日期）可能會(huì)成為在先技術(shù)。
該法案規(guī)定的判定專利權(quán)事件也有例外的情況。如第102（b)（1）條規(guī)定，發(fā)明實(shí)體或者獲得者（直接或者間接獲得發(fā)明實(shí)體所披露標(biāo)的物的人員）在主張實(shí)際申請(qǐng)日期之前一年內(nèi)進(jìn)行的披露不算作第 102（a)（1）中界定的在先技術(shù)。第102（b)（2）條規(guī)定，具有以下標(biāo)的物的專利或者專利申請(qǐng)不算作第 102（a)（2）中界定的在先技術(shù)：來(lái)自發(fā)明實(shí)體或者獲得者；由發(fā)明實(shí)體或者獲得者公開(kāi) 披露；或者共同擁有或者遵照將由所主張發(fā)明的擁有者轉(zhuǎn)讓的協(xié)議。
新增兩種異議程序
該法案新增了質(zhì)疑及復(fù)審專利的新程序，即專利授權(quán)后復(fù)審（下稱PGR）程序及雙方復(fù)審（下稱IPR）程序。新程序自2012年9月16日開(kāi)始生效。
PGR允許根據(jù)任何無(wú)效性理由對(duì)某項(xiàng)專利提出質(zhì)疑，包括2013年3月16日當(dāng)天和之后遞交的專利申請(qǐng)的實(shí)用性、專利適格性、可實(shí)施性、書面說(shuō)明以及明確性。質(zhì)疑提出者必須在專利被授權(quán)的9個(gè)月內(nèi)提交PGR請(qǐng)求。法案要求美國(guó)專利商標(biāo)局允許在PGR期間執(zhí)行證據(jù)開(kāi)示程序，但執(zhí)行該程序的范圍和流程尚未確定。
一旦任何主張的有效性獲最終裁定后，質(zhì)疑提出者就不得以在PGR期間“已提出或者本應(yīng)提出”的任何理由再次在美國(guó)專利商標(biāo)局或者法院攻擊其有效性。因此，禁止反言的潛在影響會(huì)構(gòu)成真正的風(fēng)險(xiǎn)。
IPR與PGR的相似之處是，質(zhì)疑提出者不得同時(shí)啟動(dòng)民事訴訟和IPR，但只要其在訴狀遞達(dá)后一年內(nèi)提交請(qǐng)求，即可在反訴對(duì)自己提起的侵權(quán)訴訟的無(wú)效性的同時(shí)提出IPR請(qǐng)求。與現(xiàn)有的雙方重新審查程序類似的是，IPR的審議只能以專利或印刷出版物作為參考文獻(xiàn)。
該修正法案使美國(guó)專利法經(jīng)歷了一次重大的變革，因此，中國(guó)企業(yè)應(yīng)熟悉美國(guó)專利法的這些重大變化，在必要時(shí)征求律師意見(jiàn)，以制定新的專利申請(qǐng)及運(yùn)用戰(zhàn)略，從而最大限度地利用新機(jī)會(huì)，并避免落入潛在的陷阱。
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